Nawigacja

Najważniejsze elementy umowy licencyjnej

 

Udzielenie licencji na prawo do korzystania z przedmiotu własności intelektualnej i przemysłowej, np. wynalazku lub wzoru użytkowego, stanowi, obok odpłatnego przeniesienia praw, jedną z najbardziej rozpowszechnionych form transferu technologii. Jej istota polega na umożliwieniu podmiotom gospodarczym korzystania z cudzych innowacji, przy jednoczesnym zachowaniu do nich autorskich praw majątkowych ich właściciela. Licencja zatem to nic innego jak zgoda uprawnionego z patentu lub prawa ochronnego na korzystanie na określonych warunkach z chronionego rozwiązania przez osoby trzecie. Aby móc legalnie korzystać z chronionego rozwiązania na zasadzie licencji, niezbędne jest zawarcie umowy między dwiema stronami, regulującej warunki, w oparciu o które licencja ma zostać udzielona. Do innych instrumentów prawnych pozwalających osiągnąć powyższy cel, zgodnie z ustawodawstwem polskim należy uzyskanie licencji z mocy ustawy (art. 81 prawo własności przemysłowej) albo na podstawie decyzji Urzędu Patentowego RP (tzw. licencja przymusowa). Dopuszczalne jest również stosowanie cudzego rozwiązania bez licencji (art. 69 Prawo Własności Przemysłowej) w warunkach tzw. przywileju komunikacyjnego albo do celów państwowych lub celów badawczych. Wspomniane instrumenty nie znajdują jednak tak szerokiego zastosowania w obrocie własnością przemysłową jak umowy licencyjne, które pozwalają znacznie lepiej dostosować warunki tego obrotu do potrzeb jego uczestników. 
Zawieranie umów licencyjnych, podobnie jak zawieranie innych tego rodzaju kontraktów, podlega zasadzie swobody umów (art. 353 Kodeksu Cywilnego) co oznacza, że strony umowy mają pełną swobodę kształtowania poszczególnych jej zapisów, przy czym muszą pamiętać o zachowaniu formy i elementów określonych przepisami prawa.   Ustawa PWP nie zawiera postanowień określających szczegółowo treść umowy licencyjnej, wskazuje jedynie na wymóg formy pisemnej pod rygorem nieważności w przypadku licencji wyłącznej (art. 76, ust. 1 PWP).Niezachowanie tej formy pociąga za sobą nieważność umowy (art.73 § 1 KC), dlatego też  bezkonfliktowe jej wykonywanie wymaga od stron szczególnej staranności przy redagowaniu dokumentu. Do najważniejszych elementów umowy licencji, o których należy bezwzględnie pamiętać, aby zabezpieczyć interesy obu stron, należą:
Komparycja
Nagłówek umowy, w którym zawarte są informacje na temat:
  • stron umowy (w umowie licencyjnej stronami umowy są: licencjodawca - właściciel własności intelektualnej bądź podmiotu uprawnionego do udzielania licencji oraz licencjobiorca – osoba fizyczna lub prawna, której udzielana jest licencja),
  • daty zawarcia umowy,
  • miejsca zawarcia umowy.
Częścią fakultatywną komparycji może być preambuła umowy, w której strony wskazują okoliczności i cel zawarcia umowy. 
Przedmiot licencji
W tym paragrafie należy jak najdokładniej opisać przedmiot umowy (wynalazek lub wzór użytkowy), by mieć pewność, że obie strony umowy tak samo go rozumieją. Szczegółową specyfikację można przygotować na dodatkowym dokumencie, stanowiącym załącznik do umowy.  
Typ licencji 
Zgodnie z ustawodawstwem polskim, wyróżnia się następujące typy licencji:
  • wyłączna – umowa licencyjna wyłączna, to taka umowa, w której licencjodawca zobowiązuje się do nieudzielania licencji innym osobom na danym polu eksploatacji. W przypadku wyboru tego rodzaju licencji, w umowie należy uwzględnić pola eksploatacji lub terytorium, na którym obowiązują; uprawnienia licencjobiorcy do dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia prawa wyłącznego (art. 76 ust. 6 zd. 2 PWP) oraz skutki ich niewykonania lub nienależytego wykonania, a w razie nieprzyznania mu tego prawa – obowiązki, jakie w tym zakresie ciążą na licencjodawcy.
  • niewyłączna – z umową niewyłączną mamy do czynienia wówczas, gdy umowa z jednym licencjobiorcą nie ogranicza udzielania przez licencjodawcę upoważnienia innym osobom do korzystania z utworu na tym samym polu eksploatacji. 
Zakres uprawnień
W umowie należy odnieść się do zakresu uprawnień licencjobiorcy do korzystania z przedmiotu licencji. Wyróżnia się dwa rodzaje uprawnień:
  • pełne (nieograniczone) - licencja jest pełna, jeżeli licencjobiorca może korzystać z przedmiotu licencji w takim samym zakresie, w jakim może z niego korzystać licencjodawca (art. 76 ust. 2 PWP). Sytuację prawną stron różni wówczas tylko to, że licencjobiorca – w przeciwieństwie do licencjodawcy – nie może rozporządzać przedmiotem licencji (projektem wynalazczym).
  • niepełne (ograniczone) – z licencją niepełną mamy do czynienia w przypadku, gdy prawa licencjobiorcy do korzystania z przedmiotu licencji są w jakikolwiek sposób – w porównaniu z prawami licencjodawcy – ograniczone.
Terytorium i okres obowiązywania umowy 
Zgodnie z PWP, licencja obowiązuje do momentu wygaśnięcia zastrzeżenia. Jeżeli strony tak postanowią, dopuszczalny jest dłuższy okres obowiązywania umowy w zakresie postanowień innych niż licencja, obejmujących w szczególności odpłatne świadczenia konieczne do korzystania z wynalazku. W umowie należy również podać geograficzny zasięg udzielenia licencji.
Oświadczenia stron
Obowiązki licencjodawcy i licencjobiorcy mogą być określane przez strony w zależności od ich woli. Jest to miejsce np. na deklarację licencjodawcy o tym, że nie toczą się żadne postępowania związane z patentem, którego dotyczy przedmiot umowy (np. postępowanie o unieważnienie patentu) oraz o terminowym uiszczaniu opłat okresowych, wykluczając tym samym ryzyko wygaśnięcia patentu w trakcie obowiązywania umowy.
Gwarancja i odpowiedzialność
Zapisy dotyczące gwarancji są fakultatywne, stanowią jednak zabezpieczenie dla licencjobiorcy. Szczegółowe zasady dotyczące korzystania z przedmiotu umowy w celu jego prawidłowego funkcjonowania (tzw. reżim technologiczny) można sformułować w odrębnym dokumencie, stanowiącym załącznik do umowy. W celu zabezpieczenia się na wypadek możliwych szkód spowodowanych przez przedmiot umowy, należy sprecyzować zakres odpowiedzialności w razie ewentualnych roszczeń licencjobiorcy oraz obowiązki dot. odpowiedzialności cywilnej.
Wynagrodzenie
Rodzaje i wysokość opłat licencyjnych określane są przez strony w drodze negocjacji, jednak w tym punkcie należy określić wysokość oraz sposób płatności. Czasami strony decydują się na opłatę wstępną, stanowiącą kwotę tzw. „zaliczkę” płatnej na etapie podpisywania umowy, do której powinien odnosić się odpowiedni zapis w umowie. W celu zabezpieczenia licencjodawcy, należy również uwzględnić procedury postępowania przy stwierdzeniu naruszeń postanowień o wynagrodzeniu oraz wysokość opłat za zwłokę licencjobiorcy w uiszczaniu opłat.
Postanowienia końcowe
W tym paragrafie strony powinny odnieść się do kwestii związanych z:
  • warunkami odstąpienia od umowy,
  • możliwością wprowadzania ewentualnych zmian do umowy,
  • załącznikami do umowy,
  • liczbą utworzonych egzemplarzy umowy,
  • zastosowaniem odpowiednich przepisów prawach w sprawach nieuregulowanych umową,
  • trybem rozstrzygania ewentualnych sporów.
Powyższe elementy umowy licencyjnej nie stanowią katalogu zamkniętego, wskazują jedynie na aspekty, które należy bezwzględnie mieć na uwadze na etapie jej konstruowania. Celem każdej umowy jest zabezpieczenie interesów obu stron na wypadek ewentualnych naruszeń jej postanowień, stąd też im bardziej precyzyjnie sformułowane są poszczególne zapisy, tym większa jest szansa na uniknięcie niepotrzebnych konfliktów i nieporozumień między kontrahentami na etapie realizacji umowy.